【導讀】

商標作為企業(yè)無形資產(chǎn)的一種，對企業(yè)有著重要作用與意義。而企業(yè)因未及時申請注冊商標被他人搶先一步，是司空見慣的事。

當商標被搶先注冊了，應該怎么辦呢?

本案中，誠通天廣告?zhèn)髅?北京)有限公司作為中國銀行股份有限公司《中銀私享》刊物的制作發(fā)行商，對該品牌非常知曉，其注冊爭議商標的行為違反了《商標法》第十五條的規(guī)定，應被宣告無效。

【基本案情】

第11028094號“中銀私享匯”商標(以下稱爭議商標)由至誠通天廣告?zhèn)髅?北京)有限公司(即本案被申請人)于2012年6月6日提出注冊申請，于2014年6月14日獲準注冊，核定使用在第41類“安排和組織會議”等服務上。

中國銀行股份有限公司(即本案申請人)于2016年8月10日對爭議商標提起無效宣告申請，主要理由為被申請人為申請人《中銀私享》刊物的制作發(fā)行商，對該品牌非常知曉，其注冊爭議商標的行為違反了《商標法》第十五條的規(guī)定。

申請人請求依據(jù)《商標法》第十五條等規(guī)定，宣告爭議商標無效。被申請人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

【裁定結(jié)果】

商標評審委員會經(jīng)審理認為，《商標法》第十五條第二款規(guī)定，就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊。

本案中，申請人與被申請人于2011年1月25日簽訂了高端客戶專享雜志合作協(xié)議，被申請人接受申請人委托，向申請人高端客戶發(fā)行《中銀私享》高端客戶專享雜志，該雜志主要內(nèi)容是介紹、報道申請人以 “中銀私享”名義組織、安排的各項會議、文化交流活動。

該項協(xié)議得到實際履行，成功發(fā)行了若干期《中銀私享》雜志。同時，在案證據(jù)還證明申請人在爭議商標申請前，已經(jīng)以“中銀私享”名義安排組織了若干次客戶會議、展覽等活動，“中銀私享”構(gòu)成申請人在“安排和組織會議”等服務項目上在先使用的未注冊商標。被申請人申請注冊爭議商標的時間發(fā)生在雙方簽署合作協(xié)議之后，且并未得到申請人授權(quán)，已構(gòu)成《商標法》第十五條第二款所指情形。

雙方后來就爭議商標權(quán)益問題簽訂了補充協(xié)議，約定爭議商標如獲準注冊將轉(zhuǎn)讓給申請人所有，但爭議商標獲準注冊后，被申請人不配合履行該補充協(xié)議，違反了誠實信用原則。

綜上，爭議商標予以無效宣告。

【典型意義】

特定關(guān)系人因合同、業(yè)務往來或其他關(guān)系明知他人商標而搶注的行為違反了誠實信用原則，侵害了在先商標使用人的合法權(quán)益，《商標法》第十五條第二款規(guī)定意在禁止利用特定關(guān)系明知他人商標而惡意搶注的行為，維護公平有序的市場競爭秩序。特定關(guān)系人不得申請注冊的商標不限于與他人在先使用商標相同的商標，也包括與他人在先使用商標近似的商標。對他人在先使用的商標的保護范圍不限于與該商標所使用的商品/服務相同的商品/服務，也及于類似的商品/服務。

本案中，被申請人基于接受申請人委托編輯發(fā)行雜志的業(yè)務往來關(guān)系而明知申請人已在先實際使用的未注冊商標，其未經(jīng)授權(quán)在相同及類似服務上搶注成功與申請人在先使用商標近似的爭議商標，后又不履行與申請人達成的商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議，違反了商事活動應遵守的誠實信用原則。

來源：商標評審委員會官網(wǎng)