第七巡回上訴法院最近的一項(xiàng)決定為任何人起草了包含商標(biāo)許可的文件提供了兩個(gè)重要的教訓(xùn)。在XMH公司（ReXMHCorporation）中，第七巡回法院裁定，在破產(chǎn)案件中，被許可人不得因許可人的反對(duì)而轉(zhuǎn)讓商標(biāo)許可，除非協(xié)議中有明確規(guī)定許可該轉(zhuǎn)讓的許可。但是，法院還裁定，與商標(biāo)商品生產(chǎn)有關(guān)的“服務(wù)合同”在破產(chǎn)時(shí)可以完全轉(zhuǎn)讓，但沒(méi)有明確聲明是商標(biāo)許可。

在XMH公司成立之后，商標(biāo)所有者，被許可人及其顧問(wèn)必須仔細(xì)考慮是否在許可協(xié)議中包括一項(xiàng)允許轉(zhuǎn)讓商標(biāo)許可的規(guī)定。被許可人將需要協(xié)商，以便將其在出售業(yè)務(wù)時(shí)希望傳達(dá)的任何關(guān)鍵商標(biāo)許可都包括在內(nèi)。但是，對(duì)于商標(biāo)所有人而言，這樣的規(guī)定將覆蓋保護(hù)商標(biāo)所有人的默認(rèn)規(guī)則，并允許債務(wù)人許可人或其繼承破產(chǎn)受托人即使在商標(biāo)權(quán)上也將商標(biāo)許可協(xié)議分配給出價(jià)最高的人所有者的異議。重要的是，鑒于第七巡回法院對(duì)當(dāng)事方使用的標(biāo)簽具有重要的意義，當(dāng)事方必須考慮如何表征其協(xié)議：被指定為“服務(wù)合同”的協(xié)議很可能在破產(chǎn)中仍可完全轉(zhuǎn)讓，盡管協(xié)議中有相反規(guī)定，除非另有明確規(guī)定，否則被稱為“商標(biāo)許可”的協(xié)議可能無(wú)法轉(zhuǎn)讓。

XMH案例概述

在根據(jù)《破產(chǎn)法》第11章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)后，服裝公司XMHCorporation（以前稱為Hartmarx）尋求破產(chǎn)法院的許可，以出售其子公司之一SimplySimplyBlue的資產(chǎn)。作為此類出售的一部分，XMH試圖在SimplyBlue與另一家服裝公司W(wǎng)esternGloveWorks之間簽定一份執(zhí)行合同。合同分為兩個(gè)階段。在初始階段，WesternGlove授予SimplyBlue許可銷售帶有商標(biāo)的女士牛仔褲。“JagJeans”換來(lái)了12.5％的版稅。

第二階段僅在許可證到期后開(kāi)始，前提是WesternGlove將繼續(xù)以自己的帳戶出售商標(biāo)服裝，而SimplyBlue將繼續(xù)提供各種支持服務(wù)，包括為WesternGlove提供采購(gòu)，營(yíng)銷和銷售以及商品服務(wù)換取WesternGlove凈銷售額的30％。

第七巡回法院認(rèn)為不得轉(zhuǎn)讓許可協(xié)議

在確定XMH是否可以轉(zhuǎn)讓有爭(zhēng)議的合同時(shí)，第七巡回法院首先指出，《破產(chǎn)法》第365（c）

（1）條禁止債務(wù)人（此處為XMH/SimplyBlue）在“適用法律”的情況下轉(zhuǎn)讓執(zhí)行合同（也就是說(shuō)，任何以其他方式約束合同的非破產(chǎn)法律都允許另一方（在這種情況下為WesternGlove）拒絕接受受讓人（即，建議的購(gòu)買(mǎi)者）的履行，而不論合同本身是否禁止這種轉(zhuǎn)讓第七巡回法院裁定商標(biāo)法構(gòu)成了這種“適用法律”也就不足為奇了。但是法院走得更遠(yuǎn)，認(rèn)為在沒(méi)有合同條款的情況下，明確授權(quán)轉(zhuǎn)讓，聯(lián)邦和州商標(biāo)法律普遍禁止被許可人因許可人的反對(duì)而轉(zhuǎn)讓商標(biāo)許可。

第七巡回法庭解釋說(shuō)，這種“默認(rèn)規(guī)則”與商標(biāo)所有人的一般期望是一致的，因?yàn)樯虡?biāo)反映了商標(biāo)所有人品牌的簡(jiǎn)稱，消費(fèi)者將使用該商標(biāo)來(lái)關(guān)聯(lián)某些特性，例如產(chǎn)品質(zhì)量。因此，為了確保產(chǎn)品繼續(xù)體現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量并防止對(duì)商標(biāo)的欺騙性使用，禁止未經(jīng)所有者同意而轉(zhuǎn)讓商標(biāo)。由于SimplyBlue與WesternGlove之間的合同省略了任何授權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，商標(biāo)許可，即使是在破產(chǎn)保護(hù)下，也無(wú)法因WesternGlove的反對(duì)而轉(zhuǎn)讓。

但是，第七巡回法院發(fā)現(xiàn)，合同的第一階段已經(jīng)到期，根據(jù)該合同，SimplyBlue從WesternGlove獲得了商標(biāo)許可，因此，在出現(xiàn)可轉(zhuǎn)讓性問(wèn)題時(shí)，該協(xié)議無(wú)非是一份普通服務(wù)合同。因此，第七巡回法院沒(méi)有理由排除協(xié)議轉(zhuǎn)讓的理由。

WesternGlove辯稱，該協(xié)議的服務(wù)部分構(gòu)成了“隱含”許可，使其無(wú)法轉(zhuǎn)讓。

第七巡回法院斷然拒絕了這一說(shuō)法。

第七巡回法院承認(rèn)在某些情況下商標(biāo)所有者可能將對(duì)商標(biāo)產(chǎn)品的太多責(zé)任讓給服務(wù)提供商，以至于構(gòu)成“裸照”，但相反，第七巡回法院發(fā)現(xiàn)，WesternGlove幾乎保留了對(duì)該商標(biāo)的專有控制權(quán)。產(chǎn)品和商標(biāo)。

法院還非常重視以下事實(shí)，即當(dāng)事方本身已明確區(qū)分了合同的第一階段為商標(biāo)許可協(xié)議和第二階段為服務(wù)協(xié)議。

第七巡回法庭建議，如果WesternGlove希望阻止SimplyBlue在未經(jīng)許可的情況下轉(zhuǎn)讓服務(wù)合同，WesternGlove僅需獲得SimplyBlue同意將其指定為商標(biāo)分許可。但是，在沒(méi)有這種指定的情況下，第七巡回法院認(rèn)為服務(wù)協(xié)議是可轉(zhuǎn)讓的。